最高人民法院：现存技术、现有设计抗辩的审查与判断

  第二十二条对于被诉侵权人主张的现存技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现存技术或者现有设计。

  ——《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(-)X2016年3月21日，法释〔2016〕1号)

  要准确适用现存技术抗辩规则，在等同侵权和相同侵权中均可以适用该规则，且允许以一份对比文献中记载的一项现存技术方案与公知常识的简单组合主张现存技术抗辩。被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现存技术抗辩的审查判断标准予以评判。

  努力实现知识产权审判工作新发展——在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲线日），载最高人民法院民事审判第三庭编:《知识产权审判指导》总第15辑，人民法院出版社2010年版，第10-14页。

  依法认真审查各种不侵权抗辩事由和侵权责任抗辩事由，合理认定先用权，依法支持现存技术抗辩。

  ——《最高人民法院印发〈关于当前经济发展形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见〉的通知＞（2009年4月21日，法发［2009］23号）

  现存技术抗辩、现有设计抗辩,是本次《专利法》修改新增加的一项制度，是被诉侵权人用于对抗专利权人侵权指控的一种不侵权抗辩，该制度的理论基础是，专利权的保护范围不得包括现存技术。《专利法》第62条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。关于怎么样确定被诉侵权人实施的技术属于现存技术，本司法解释从操作性的方面出发，将被诉落入专利权保护范围的技术特征,而非被诉侵权人实施技术的全部技术特征，与一项现存技术的相应技术特征作对比。如果两者相同或者无实质性差异,则可以认定被诉侵权人实施的技术属于现存技术，从而免除其侵权责任。这样做才能够节约程序，有利于及时定分止争，保护当事人的合法权益。

  —《加强专利权保护，促进自主创新和科学技术进步一一最高人民法院知识产权庭负责人就〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉答记者问》，载最高人民法院民事审判第三庭编：《知识产权审判指导》总第15辑，人民法院出版社2010年版，第33~34页。

  陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司、何建华及第三人温士丹侵害发明专利权纠纷案［最高人民法院（2013）民提字第225号民事判决书］

  一、审査方法专利的步骤顺序对专利权的保护范围是否起到限定作用，因此导致在步骤互换中限制等同原则的适用，关键是判断这些步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种互换是否会带来技术功能或者技术效果上的实质性差异。

  二、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定的适用以被诉侵犯权利的行为发生日为准。

  三、被诉侵权人委托案外人按照其提供的样品来加工制造的，视为被诉侵权人的实施行为。

  一、关于乐雪儿公司的现存技术抗辩是否成立问题《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十二条规定:“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现存技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”专利法第二十二条第五款规定:“本法所称现存技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”乐雪儿公司用于主张现存技术抗辩的ZL6.8号实用新型专利的申请日虽早于涉案专利申请日，但授权公告日晚于涉案专利申请日，故不构成现存技术，但依法构成抵触申请。由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性,故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时,应该被允许,并可以参照现存技术抗辩的审查判断标准予以评判。ZI6.8号实用新型专利是“一种新型热水袋”产品专利，从其权利要求书、说明书及附图来看，该专利仅公开了一种热水袋产品，并未公开这种热水袋产品的具体生产步骤。虽然热水袋工艺流程中有一些步骤是常规步骤，但依照该专利公开的产品仅能确定大概的加工流程，并不能准确确定具体完整的加工步骤;且该专利也未公开塞座的材料组成和塞盖处有密封垫片等技术特征。乐雪儿公司虽主张未公开的技术特征是本领域的公知常识和惯用手段，但并未举证证明。因此,ZL6.8号实用新型专利并未完全公开被诉侵权产品的加工方法，乐雪儿公司以此来主张现存技术抗辩不能成立，本院不予支持。

  二、关于被诉侵权产品的加工方法是否落入涉案专利权的保护范围问题乐雪儿公司与陈顺弟对于被诉侵权方法和涉案专利方法的争议大多分布在在权利要求1第5、8、9步，第6、7步，第10、11步和保温层技术特征问题。关于第5、8、9步争议问题。乐雪儿公司主张被诉侵权产品的螺纹塞座、螺纹塞盖及垫片均是其提供样品委托案外人加工订购取得，乐雪儿公司没有义务对外购部件的加工方法承担举证责任，被诉侵权方法缺少涉案专利权利要求1的第5、8、9

  步。本院认为，乐雪儿公司认可外购部件的材质、结构与依照涉案专利权利要求1第5、8、9步的加工方法所直接获得的部件的材质、结构相同，并认可外购部件的加工工艺是注塑，且螺纹塞座也是二次注塑成型。由此,能够判定上述部件的加工方法与涉案专利权利要求1第5、8、9步的加工方法相同。虽然乐雪儿公司=主张螺纹塞座绝大多数是在同一台机器上完成的，与涉案专利的加工方法不一样，但涉案专利权利要求1的第5步并未限定二次注塑的加工方式,二次注塑是否在同一台机器上完成不构成对该步骤的限定条件，故乐雪儿公司的上述主张不能成立。据此，本争议的关键转为乐雪儿公司是不是实施了第5、8、9步，即被诉侵权方法是否缺少第5、8、9步问题。本院认为，按照乐雪儿公司的陈述,上述部件虽不是其自行加工,但系其提供样品在案外人处定作的，也即这些部件是案外人按照乐雪儿公司的要求做加工制作的，故乐雪儿公司对由此产生的法律后果应当承担对应的法律责任。因此，乐雪儿公司主张被诉侵权方法缺少第5、8、9步,没有事实和法律依据，本院不予支持。

  关于步骤互换是否构成等同侵权问题。方法发明专利的权利要求是包括有时间过程的活动，如制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法等权利要求。涉及产品制造方法的发明专利通常是通过方法步骤的组合以及一定的步骤顺序来实现的。方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用，因此导致在步骤互换中限制等同原则的适用，关键要看这些步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种互换是否会带来技术功能或者技术效果上的实质性差异。具体到本案中，涉案专利权利要求1的第6步是对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合的步骤;第7步是对热水袋袋体进行修边的步骤。被诉侵权方法釆取的步骤是先对热水袋袋体进行修边,而后对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合。乐雪儿公司主张按此步骤加工能节约后续步骤中被加工产品所占用的空间，利于快速加工和提高加工精度,并能够使产品立即进入检测工序。本院认为，从被诉侵权方法此前的加工步骤来看，其已在第4步中对高频热粘合后的热水袋进行了裁剪，此时修边的最大的目的是使热水袋好看，接近成品，其减少空间的作用很有限，而且多余边角料的存在不会干扰塞座的粘合，对塞座粘合不会产生实质性影响，因而这两个步骤的实施不具有先后顺序的唯一对应性，先修边还是先进行热粘合对于整个技术方案的实现没有实质性影响，且这两个步骤的互换在技术功能和技术效果上也没有产生实质性的差异，故被诉侵权方法调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第6、7步厉于相等同的技术特征。

  涉案专利权利要求1的第10步是将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中;第11步是充气试压检验。被诉侵权方法采用的是先充气试压检验，后将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座的步骤。乐雪儿公司主张这种步骤互换所带来的效果是，不需要将螺纹塞座安装好后再取下来进行充气检测，因而能节约时间，保证检验测试质量。本院认为，对热水袋进行充气试压检验，一定要通过热水袋的口部进行。按照涉案专利权利要求I的第10J1步的步骤做相关操作,在进行充气试压检验前，必须要从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行,与被诉侵权方法所采取的先试压检验后再装配螺纹塞盖的步骤相比,这种操作步骤实质上是增加了充气试压检验的操作环节,导致操作时间延长,效率降低。故将第10,11步的步骤调换后，确实产生了如乐雪儿公司主张的减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果，因此这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的，调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第10,11步不构成等同技术特征。

  陈顺弟主张，涉案专利说明书已经记载了步骤10、11的顺序可以调换，权利要求1并未排除说明书里面记载的这一技术方案，因此调换步骤的技术方案应当纳入涉案专利权的保护范围，对本案不应适用捐献原则。本院认为，准确确定专利权的保护范围不仅是为专利权人提供有效法律保护的需要，也是尊重权利要求的公示和划界作用，维护社会公众信赖利益的需要。在权利要求解释中确立捐献原则，就是对专利的保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。该规则的含义是，对于在专利说明书里面记载而未反映在权利要求中的技术方案，不能包括在权利要求的保护范围以内。对于在说明书里面披露而未写入权利要求的技术方案,如果不适用捐献原则，虽然对专利权人的保护是较为充分的,但这一方面会给专利申请人规避对较宽范围的权利要求的审查提供便利，另一方面会降低权利要求的划界作用，使专利权保护范围的确定成为一件过于灵活和不确定的事情，增加了公众预测专利权保护范围的难度，不利于专利公示作用的发挥以及公众利益的维护。因此,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》在第五条中规定:“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该司法解释从2010年1月1日起施行,本案被诉侵犯权利的行为发生在2010年9月，故该解释的上述规定能够适用于本案。按照上述条文的规定，如果本领域技术人员通过阅读说明书能够理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就视为捐献给社会。本案中的情形正是如此。涉案专利说~明书在第3页中明确记载了第10J1步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围，乐畐雪儿公司关于第10、11步的步骤调换方案应适用捐献原则的主张依法有据，本g院予以支持。

  关于“空心棉软垫”与“保温层”是否构成等同问题。根据涉案专利权利要求1的记载，保温层属于功能性限定的技术特征。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定:“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”依照涉案专利方法所生产的热水袋共计有三层,即内层、外层和保温层。根据涉案专利说明书里面关于保温层的描述及附图中公开的内容来看，该保温层由人造保温棉等各种相关材料制作，位于内层和外层之间,将内层、外层完全覆盖并隔离开，能够达到如下技术效果:提高保温性3页中明确记载了第10J1步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围，乐雪儿公司关于第10.11步的步骤调换方案应适用捐献原则的主张依法有据，本院予以支持。关于“空心棉软垫”与“保温层”是否构成等同问题。根据涉案专利权利要求1的记载，保温层属于功能性限定的技术特征。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定:“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”依照涉案专利方法所生产的热水袋共计有三层，即内层、外层和保温层。根据涉案专利说明书里面关于保温层的描述及附图中公开的内容来看，该保温层由人造保温棉等各种相关材料制作，位于内层和外层之间,将内层、外层完全覆盖并隔离开，能够达到如下技术效果:提高保温性能，慢慢散热降温,延长使用时间;克服灌入热水开始过烫现象。被诉侵权产品中的空心棉软垫，在宽度上与内层、外层同宽，并与内层、外层左右两侧边缘相连接;在长度上相当于内层、外层的一半。乐雪儿公司主张半块空心棉软垫的设置是为增强手持热水袋的手感，不具有涉案专利保温层的功能和效果。本院认为，保温的主要原理是物理隔离减弱热对流和热传导。涉案专利设置保温层的目的是通过控制内外层之间空气的热对流，阻断内外层之间因物理接触而产生的热传导来实现保温和防烫的效果。被诉侵权产品所设置的半块空心棉软垫在材质上与涉案专利保温层相同,在结构上也设置于内层和外层之间，在大小上虽然没有完全覆盖内层和外层，但其设置方式实质上起到了减弱热对流和热传导的作用，也可以在一定程度上完成保温和防烫的技术效果。虽然半块空心棉的保温和防烫效果与整块空心棉的效果会稍有差异,但本领域技术人员基于对保温原理的认识，能够判断二者的差异是非实质性的，因此“空心棉软垫”与“保温层”构成等同。此外，乐雪儿公司用于主张现存技术抗辩的ZL6.8号实用新型专利的区别技术特征之一就是在内层和外层之间设置有保温层。乐雪儿公司一方面主张现存技术抗辩，另一方面又主张空心棉软垫不是保温层，这在逻辑上也是自相矛盾的。且从上述实用新型专利说明书的记载来看，该实用新型专利由三层组成，内层采用塑料制成，外层釆用涤纶布制成，所以手感好，保温时间长，提高了使用效果。由此可见，热水袋产品的手感与其外层材质的使用是紧密关联的，乐雪儿公司关于半块空心棉软垫的设置仅是用来增强手感的主张，缺乏事实依据,本院不予支持。

  综上,被诉侵权产品的加工方法与涉案专利方法既不相同也不等同,没有落入涉案专利权的保护范围。

  ——《最高人民法院公报》2015年第10期苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司与南京普天通信股份有限公司、苏州工业园区华发科技有限公司侵犯专利权纠纷案（江苏省高级人民法院二审民事判决书）

  裁判摘要:现存技术抗辩是指在专利侵权纠纷中被控侵权人以其实施的技术属于现存技术为由，对抗专利侵权指控的不侵权抗辩事由。如被控侵权人有充分证据证明其实施的技术方案属于一份对比文献中记载的一项现存技术方案与所属领域技术人员广为熟知的常识的简单组合，则应当认定被控侵权人主张的现存技术抗辩成立，被控侵权物不构成侵犯专利权。

  江苏省高级人民法院二审认为,被上诉人新海宜公司在一审中主张其涉案专利应以第7754号决定书中修改后的两个独立权利要求，即权利要求1、2为其保护范围。经一审法院比对，被控侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1的必要技术特征一一对应，落入该实用新型专利权的保护范围;而被控侵权产品与涉案专利权利要求2相比，缺少一个下纤口卡接的出纤口接头这一结构特征。据此,一审法院认为，针对涉案专利权利要求1,普天公司以两份组合的对比文件为依据进行现存技术抗辩不能成立，其行为侵犯涉案专利权;而针对涉案专利权利要求2,因两者技术构造不同，产生的技术效果不同，而卡接方式属于本领~域普通技术人员所知晓的通用技术方法，故被控侵权产品的技术特征与涉案专I利权利要求2的必要技术特征既不相同也不等同，未落入该权利要求确定的保咨护范围。鉴于上诉人普天公司仅针对涉案专利权利要求1所涉现存技术抗辩提g起上诉，而新海宜公司未提起上诉，故二审仅围绕普天公司主张的现存技术抗辩=能否成立进行审理。

  现存技术抗辩是指在专利侵权纠纷中被控侵权人以其实施的技术属于现存技术为由，对抗专利侵权指控的不侵权抗辩事由。通常情况下，被控侵权人进行现存技术抗辩，只能援引一份对比文献中记载的一项现存技术方案,但是,在被控侵权人有充分证据证明其实施的技术方案属于一份对比文献中记载的一项现有技术方案与所属领域技术人员广为熟知的常识的简单组合，应当允许被控侵权人以该理由来现存技术抗辩。本案中，上诉人普天公司以US6,192,181B1号美国专利和《长途通信传输机房铁架槽道安装设计标准》两份对比文件进行现存技术抗辩。将被控侵权产品与其中的US6,192,181B1号美国专利进行比对，被控侵权产品只是增加了在开放式的出纤口基体上设有活动式出纤口盖这一技术特征。国家通信行业《长途通信传输机房铁架槽道安装设计标准》中明确规定:“列、主槽道均由电缆支架、侧板、底板、终端板及盖板等组成。”虽然该国家标准中并未明确槽道上的盖板是否属于活动式盖板，但本领域技术人员根据国家标准的要求，在开放式出纤口基体上或槽道上通过设置活动式盖板，实现既对其中的光纤加以保护，同时又便于多次出纤和维护的作用，是容易联想到的。因此，相对于本领域普通技术人员而言，根据《长途通信传输机房铁架槽道安装设计标准》的要求，在槽道或开放式出纤口基体上加盖或者加活动式的盖，属于本领域中的一种公知常识。北京法院一、二审行政判决书亦认定本领域技术人员在开放式的出纤口基体或槽道上通过设置盖板达到对其中的光纤加以保护的作用是显而易见的。据此，普天公司提供的证据足以证明其主张的现存技术抗辩理由成立,被控侵权产品不构成侵犯涉案专利独立权利要求lo

  专利权系依据修改前的专利法（以下简称旧法）被授予，被诉专利侵犯权利的行为发生在现行专利法（以下简称新法）施行之后，因新法将现存技术的范围扩大到域外使用公开，故如何界定该现存技术抗辩中的现存技术存在争议。一种意见认为，旧法釆相对新颖性标准界定现存技术，但新法提高了授权标准，扩大了可以导致新颖性丧失的情形。有些依据旧法获得授权的专利，若适用新法是不能被授权的。实际上，专利权人已经获得了额外的法律保护。新法施行后,就不宜让这种额外的保护继续。针对新法施行后发生的被诉侵犯权利的行为,被告主张现存技术抗辩,应依据新法界定现存技术。另一种意见认为，依据旧法已经被授予的专利权,其获得的保护程度不能因专利法的事后修改而改变,否则，不符合法不溯及既往的基本法理。为保持专利权效力的一致性，《解释二》第22条采纳了第二种意见。需要指出的是，该条所称申请日包含优先权日，也就是说,有优先权日的，适用优先权日。

  ——宋晓明、王闯、李剑：《〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）〉的理解与适用》，载《人民司法•应用》2016年第10期（总第741期）。

  在认定现存技术抗辩是否成立时，主要考虑的是被诉侵权产品或方法（简称被诉侵权技术）与现存技术之间的关系，现存技术抗辩的适用并不以被诉侵权技术落入专利权的保护范围为前提，也不因被诉侵权技术是字面侵权还是等同侵权而有所区分。因此,即使是在被诉侵权技术构成字面侵权的情况下，只要被诉侵权人可提供证据证明被诉侵权技术属于现存技术，就可以认定现存技术抗辩成立,判定被诉侵权人不构成专利侵权，而不应苛求被诉侵权人必须向专利复审委员会提出专利无效宣告请求。

  在认定现存技术抗辩是否成立时，同样应当以技术特征作为比较的对象，来判断被诉侵权技术是否属于现存技术，而不应苛求被诉侵权技术与现存技术在每个方面完全相同或对应。

  要正确认定现存技术抗辩是否成立,首先必须正确地从被诉侵权产品中抽象出需要比较的技术特征。虽然在专利侵权诉讼中，并不以被诉侵权技术落入专利权的保护范围作为适用现存技术抗辩的前提，但这并不意味着在认定现存技术抗辩的过程中，可以不考虑专利的权利要求。实际上，在从被诉侵权技术中抽象技术特征时，专利的权利要求具有十分重要的参考作用,裁判者应当结合权利要求中记载的各项技术特征，从被诉侵权产品中抽象出与之相对应的技术特征，作为与现存技术作比较的依据，审判实践中，这些技术特征通常即表现为权利人指控被诉侵权技术落入专利权保护范围的那些技术特征，故可以将这些特征与现存技术作对比，判断现存技术抗辩能否成立。

  在认定现存技术抗辩时,一方面要充分保障社会公众使用现存技术的自由，防止专利权的保护范围侵入现存技术,损害社会公众的合法权益;另一方面也要最大限度地考虑保护专利权人的合法权益,防止现存技术抗辩制度被滥用,对保护专利权人的合法权益、鼓励创新带来不利的影响。新颖性、创造性是行政机关在专利授权、确权程序中对专利权法律上的约束力进行评价的标准，虽然判断规则较为明确，但并不为审理专利侵权诉讼的法官所熟悉，审判实践中难以把握,操作性不强；而等同原则经过多年的司法实践,判断规则明确，并且有相关的司法解释作为认定的法律依据，同时为广大审理侵权诉讼的法官所熟悉，该标准既能提供适度的自由裁量空间，满足审判实践的需要,又相对较为客观明确，可避开现存技术抗辩被滥用。因此，从增强认定标准的合理性、可预见性、操作性,合理平衡专利权人与社会公众的利益、规范自由裁量权的行使等角度考虑，最高人民法院在本案中明确应以相同或等同作为认定现存技术抗辩成立的标准，如果被诉侵权技术中被指控落入专利权保护范围的技术特征，与现存技术中的相应技术特征相章同或等同的，应当认定现存技术抗辩成立。

  ——王永昌、杜微科:《（英国）施特里克斯有限公司诉宁波圣利达电器制造有限公司、华普超市有限公司侵犯发明专利权纠纷申请再审案》，载tx.

  《中国知识产权指导案例评注•上卷》，中国法制出版社2011年版，第119~